多米诺印刷科学有限公司与广州心可工业设计有限公司、广州市杜高精密机电有限公司侵害商标权纠纷——商品改装
来源：本站 时间：2020-12-31 11:20:02
中华人民共和国最高人民法院
民 事 裁 定 书
（2019）最高法民申4241号
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：广州市杜高精密机电有限公司。住所地：中华人民共和国广东省广州市荔湾区东沙荷景路****301。
法定代表人：谢汝宏，该公司执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：王宇，北京恒都（昆明）律师事务所律师。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：多米诺印刷科学有限公司(DOMINOPRINTINGSCIENCESPLC)。住所地：大不列颠及北爱尔兰联合王国，CB238TU，剑桥郡，剑桥，巴希尔，特拉法尔格路。
法定代表人：安德鲁·赫伯特，该公司董事。
委托诉讼代理人：孟霆，北京市金阙律师事务所律师。
委托诉讼代理人：傅声国，北京市金阙律师事务所律师。
一审被告、二审上诉人：广州心可工业设计有限公司。住所地：中华人民共和国广东省广州市荔湾区东沙荷景路******101。
法定代表人：淡颜，该公司总经理。
再审申请人广州市杜高精密机电有限公司(以下简称杜高公司）因与被申请人多米诺印刷科学有限公司（以下简称多米诺公司）及一审被告、二审上诉人广州心可工业设计有限公司(以下简称心可公司)侵害商标权纠纷一案，不服广东省高级人民法院（2017）粤民终2659号民事判决（以下简称二审判决），向本院申请再审。本院依法组成合议庭，对本案进行了审查，现已审查终结。
杜高公司申请再审称，（一）被诉喷码机与第G709885号商标（以下简称涉案商标）核定使用的商品不构成类似商品。被诉喷码机属于工业用机械设备，应当认定为《类似商品和服务区分表》中的第七类商品。而涉案商标核定使用在第九类商品上，其核定使用的喷墨打印机等商品多用于办公，二者属于不同类别，且在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均有较大区别，不构成类似商品。（二）杜高公司对E50喷码机的改装不涉及机器的实质部分，仅是对E50喷码机墨路系统与一体式墨水箱连接的外部接口作了改动。一、二审法院认定杜高公司对多米诺公司E50喷码机的改装构成“实质性的改变”属于认定事实错误。（三）杜高公司的销售模式不会产生混淆误认。杜高公司将从多米诺公司授权代理商处购买的E50喷码机再转售给客户，并根据客户需求，一并销售可以优化一体式墨水箱的改装套件，由客户自行安装改装套件。在该种销售模式下，杜高公司应客户要求提供相应改装套件，在售前、售中和售后均不存在混淆的可能性。（四）涉案商标在第九类商品上没有实际使用，不应获得赔偿，且二审判决确定的赔偿数额过高没有依据。综上，请求撤销一、二审判决，驳回多米诺公司全部诉讼请求，并追回已经支付的人民币61.34万元及利息。
多米诺公司提交意见称，（一）被诉侵权产品与涉案商标核定使用的“喷墨标示装置”“喷墨打印装置”“喷墨打印机”商品属于同种商品。1.商标注册类别不应限制注册商标的保护范围，在区分表中划分为不同类别的商品也可能属于同一种商品。二审判决仅以被诉侵权商品应当属于《类似商品和服务区分表》中第七类商品，而涉案商标核定使用在第九类上就推定被诉侵权商品与涉案商标核定使用商品不属于同一种商品，属于认定事实错误。2.从主要喷码机厂商商标注册情况看，喷码机厂商通常在第七类、第九类商品类别上都进行注册，并且以第九类为主。《商标局118号复函》中提供的注册案例数据不全面，不能客观反映喷码机商品的商标注册现状，基于工业用途和非工业用途对喷码机商品进行的商标注册分类没有法律依据，不能依此得出喷码机行业的倾向性意见是喷码机商品属于第七类商品。3.即使不能认定喷码机属于涉案商标核定使用的商品类别，考虑到在功能、用途、消费群体、产品构造原理上均基本相同，也应当认定喷码机与涉案商标核定使用的商品构成类似商品。（二）杜高公司实质性改变了多米诺公司的E50喷码机，权利用尽抗辩不能成立。杜高公司将原装的多米诺公司E50喷码机的墨路系统进行了改造，包括改变集合盖、墨水箱和溶剂箱，改变驱动程序及墨路配套。杜高公司的上述改动构成对E50喷码机的实质性改动，并形成了新的产品。杜高公司的上述行为割裂了涉案商标与产品之间的联系，造成相关公众混淆，构成商标侵权。（三）刑事判决中已经认定杜高公司将购买的E50产品改造后进行销售，杜高公司也没有提供充分证据予以推翻，至于是否存在应客户要求上门改造的情况并不属于本案起诉的范围。（四）二审判决确定的赔偿数额具有事实依据，并无不当。
本院再审审查期间，杜高公司提供如下证据：1.广州海诺喷码技术有限公司向多米诺公司采购的发票。该发票中记载有喷码机E50，数量3台，单价27735（元）。2.杜高公司E50改装套件的出库单。其中记载：“E50改装套件”“E50套件”。3.杜高公司卖给客户陈海彬的送货单。杜高公司上述证据用于证明其商业模式为原机与改装套件分别销售，不会造成消费者混淆误认。上述证据1为正式的机打发票，本院对其真实性予以确认；证据2和证据3虽然为自制证据，但来源于相关刑事案件中被扣押的证据，在没有相反证据的情况下，本院对其真实性予以确认，是否能够实现证明目的，本院结合其他在案证据予以认定。
多米诺公司提供如下证据：1.杜高公司在其另案起诉案外人多米诺标识科技有限公司等商业诋毁纠纷案的民事起诉状，其中载明杜高公司产品销往全球100多个国家。多米诺公司据此主张杜高公司应客户要求改装或上门改装E50商品，不具有可行性。2.(2016)粤0104民初3063号民事判决，该判决认定多米诺公司并未实施商业诋毁的不正当竞争行为。3.多米诺公司安全生产许可证及危险化学品经营许可证，用于证明喷码机墨水属于危化产品，需要经过行政许可才能生产。杜高公司擅自生产该墨水违反法律规定。
杜高公司对上述证据的真实性予以认可，本院予以确认。是否能够实现证明目的，本院结合其他证据予以认定。
本院经审查认为，本案的争议焦点为：（一）被诉侵权行为是否侵害涉案商标权；（二）二审判决确定的赔偿数额是否恰当。
一、被诉侵权行为是否侵害涉案商标权
（一）被诉侵权产品与涉案商标核定使用商品是否构成类似商品的认定
2013年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年商标法）第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易造成混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。
多米诺公司主张被诉侵权商品E50喷码机与涉案商标核定使用的第九类“喷墨打印机”“喷墨标示装置”商品为相同商品，杜高公司主张二者既不属于相同商品也不构成类似商品。
本院认为，2013年商标法第五十一条规定，注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。因此，对于核准注册的商标，在确定商标权保护范围时应依据其核定使用的商品类别，而非权利人在核定使用的商品之外实际使用的其他商品类别。本案中，涉案商标系通过国际注册获得在中国的商标保护。根据国际注册商标的《注册证书》中记载，涉案商标核定使用商品包括第九类的“Inkjetprintingapparatus”“inkjetmarkingapparatus”“inkjetprinters”，多米诺公司则主张“Inkjetprintingapparatus”翻译为喷墨打印装置，“inkjetprinters”翻译为喷墨打印机，两者是等同概念，“inkjetmarkingapparatus”翻译为喷墨标识装置。根据多米诺公司的主张，涉案商标核定使用的商品是第九类“喷墨打印装置”“喷墨打印机”“喷墨标识装置”。
原国家工商行政管理总局商标局于2014年10月16日作出商标函字[2014]118号《关于第G709885号“DOMINO及图”商标有关情况的复函》，内容为区分属于第七类、第九类的喷码机时，应根据功能、用途、销售渠道、消费对象等方面进行分类。第七类的喷码机主要为工业用机械设备或工业成套设备的组成部分；第九类的喷码机则为家用或普通商用的小型电子设备。本案中，杜高公司改造并销售的被诉侵权产品喷码机属于工业用设备，而非商用小型设备，与涉案商标核准注册的第九类喷码机商品并不相同。但是，从功能、用途、生产部门、销售渠道和消费对象等方面看，被诉侵权产品与涉案商标核定使用的商品较为接近，二审判决认定被诉侵权产品与涉案商标核定使用的商品属于类似商品并无不当。
（二）杜高公司改造原装产品并销售的行为是否侵害涉案商标权
商标的功能在于发挥识别商品来源的作用，即在商品与其提供者之间建立联系，形成对应关系。而商品是由一系列的特性构成的，这些特性影响着商品的性质、质量、口碑等。因此，商标发挥识别商品来源的功能，也就意味着将商品的提供者与具有特定特性的商品，以及商品的性质、质量、口碑等之间建立联系，进而影响消费者的消费选择，形成商标权人的利益。商标法禁止他人在经营相同或类似商品时未经许可使用权利人的商标，即在于防止消费者对此种联系产生混淆误认，影响消费选择，侵害商标权人利益。
商标权的保护亦存在一定的限制，当商品通过正常商业渠道售出后，再次转售该商品时，一般不应再受到不合理的限制，影响商品的正常使用和流通，即商标权自第一次出售商品时权利用尽，再次转售通常不构成商标侵权。转售行为通常不构成商标侵权，是因为商标标示商品来源的功能旨在将特定性质的商品指向特定的提供者，但并不具有标示商品提供者具体身份的功能。消费者购买再次转售的商品时，商标所指向的商品提供者仍然是商标权人。因此，商品的转售，通常情况下并不会影响商标标示商品与其来源之间联系的功能，不构成商标侵权。然而，改装过程中变动了商品的特性，特定商品与特定来源之间的联系，可能因为改装行为对商品特性的改变而发生改变。因此，需要根据个案的情况具体判断改装后的再次销售是否侵害商标权。从商标标示特定商品与特定来源之间联系的功能出发，通常可以根据改装程度是否足以实质性影响商品性质以及消费者的选择来判断该种改装后再次出售的行为是否构成商标侵权。本案中，杜高公司改装E50喷码机的墨路系统，是喷码机产品正常运行的重要部件，该改装行为实质性改变了商品的原有品质，在对消费者选择产生显著影响的同时，对商标与商品之间的对应关系产生了实质性影响。杜高公司在出售经过实质性改变的商品上继续使用涉案商标且未通过明显方式告知消费者改装的情况，容易造成相关消费者对商品来源产生混淆或者混淆的可能。二审判决认定E50喷码机改装行为构成商标侵权并无不当。
关于杜高公司的销售模式。根据刑事案件中认定的事实和相关证人证言等，特别是谢汝周的证言，其在销售改装E50喷码机商品时，是作为多米诺公司的产品进行的销售，案外人广东燕塘乳业股份有限公司甚至认为杜高公司是多米诺公司的代理商。同时，刑事案件中在杜高公司查扣了被控侵权的改装多米诺E50喷码机，上述事实均表明杜高公司主张的其销售模式是应购买者要求提供改装服务不能成立。同时，杜高公司也没有提供相应的销售合同等证据，证明在销售涉案的26台E**喷码机时即已经告知购买者相关情况。杜高公司在再审中提交的证据，仅反映了部分销售情况，且并无销售合同予以佐证，不足以推翻上述认定。多米诺公司亦明确杜高公司仅提供改装服务的行为并不属于本案起诉的范围。杜高公司的相关申请再审理由并无依据，本院不予支持。
二、二审判决确定的赔偿数额是否正确
再审期间，杜高公司主张涉案商标在第九类商品上没有实际使用，不应获得赔偿，且二审判决确定的赔偿数额过高没有依据。商标法第六十四条规定，注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。
本案中，涉案商标系通过国际注册在第九类商品上获得保护，但被诉侵权产品系对多米诺公司生产产品的改装，涉案改装行为虽然实质性改变了产品品质，但并未改变产品的功能、用途。因此，被诉侵权产品与多米诺公司实际生产销售的产品属于同一种商品。考虑到涉案商标注册与使用的商品存在密切关联，多米诺公司在喷码机商品上经过长期使用涉案商标标识已经使得涉案商标在喷码机商品上具有一定的知名度。杜高公司在改装后的喷码机商品上使用涉案商标的行为实际上是利用了涉案商标表明喷码机商品来源的功能，借助了涉案商标在喷码机商品上经过使用所积累的商誉，损害了多米诺公司的利益。故，杜高公司的该项申请理由依据不足，本院不予支持。二审判决根据扣押被诉侵权产品情况、利润水平、间接损失以及合理维权开支等因素确定的赔偿数额具有合理性，杜高公司的相关申请再审理由依据不足，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：
驳回广州市杜高精密机电有限公司的再审申请。
审判长 杜微科
审判员 张玲玲
审判员 吴 蓉
二〇二〇年十二月三十日
法官助理高瞳辉
法官助理金燕
书记员杨钰桐
