中华人民共和国最高人民法院
行 政 判 决 书
（2019）最高法行再51号
再审申请人(原审第三人)：株式会社东洋克斯。住所地：日本国富山县黑部市前沢4371番地。法定代表人：宫村正司，董事长。
委托诉讼代理人：胡刚，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人。
委托诉讼代理人：王福萍，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**。
法定代表人：申长雨，该局局长。
委托诉讼代理人：李雅楠，该局审查员。
被申请人（一审原告、二审上诉人）：潍坊现代塑胶有限公司。住所地：中华人民共和国山东省潍坊市昌乐县经济开发区宝石城二路。法定代表人：张利，该公司董事长。委托诉讼代理人：许莉，湖北言达律师事务所律师。再审申请人株式会社东洋克斯因与被申请人国家知识产权局、潍坊现代塑胶有限公司（以下简称现代塑胶公司）商标争议行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2016）京行终5225号行政判决，向本院申请再审。经审查，本院以（2018）最高法行申2089号裁定提审本案。提审后，本院依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。
北京市第一中级法院一审查明如下事实：
诉争商标为第3907566号图形商标(见下图),于2004年2月10日由株式会社东洋克斯向中华人民共和国商标局提出注册申请,于2009年2月21日经商标局核准注册,核定使用商品为第17类塑料软管、橡胶软管商品。
郭润忠、张庆国于2002年9月3日对“钢丝螺旋软管(三线条)”的产品外观设计申请专利权（以下简称涉案专利）,授权公告日为2003年4月23日，专利号为ZL02352585.1。涉案专利权人经核准于2008年12月29日变更为现代塑胶公司(详见下图)。
株式会社东洋克斯于2003年1月28日对“软管”的产品外观设计申请专利权,设计人为宫村正司,授权公告日为2003年10月15日。株式会社东洋克斯对“弹力软管(12X18)”“弹力软管(15X22)”“弹力软管(19X26)”图形作品申请著作权登记,图形作品创作日均为1986年1月10日,发表日均为1986年2月10日,著作权登记证发证日均为2008年4月8日。现代塑胶公司不服,于2012年9月25日向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出争议申请。主要理由为:诉争商标与现代塑胶公司在先的外观设计专利图案构成近似,侵犯了现代塑胶公司的外观设计专利权。株式会社东洋克斯申请注册诉争商标的行为构成对现代塑胶公司的知名商品特有包装装潢的不正当竞争行为。株式会社东洋克斯属于恶意申请注册诉争商标。综上,现代塑胶公司依据2001年《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第三十一条、第四十一条第一款的规定请求撤销诉争商标注册。现代塑胶公司向商标评审委员会提交了以下主要证据:所获荣誉、法院判决书、外观设计专利证书复印件、销售合同及发票、宣传使用证据等。株式会社东洋克斯答辩的主要理由:株式会社东洋克斯是具有红、白、蓝三条彩线设计的图形商标的真正权利人,与诉争商标图形相同设计的产品外观设计已取得专利权,并且该图形作品已在中国拥有著作权。株式会社东洋克斯申请注册诉争商标是基于自己独创,不具有恶意,与诉争商标图形相同设计的产品已生产销售多年,通过长期广泛的使用已为相关公众所熟知。诉争商标没有侵犯现代塑胶公司的在先外观专利权,没有违反2001年商标法第三十一条的规定,应予以维持注册。株式会社东洋克斯向商标评审委员会提交了以下主要证据(均为复印件):商标注册证、外观专利证书、著作权登记证书、产品使用证明、公证认证文件、销售发票等。现代塑胶公司对上述证据的真实性不予认可,但未提交相反证据予以证明。商标评审委员会作出商评字［2014］第47166号关于第3907566号图形商标争议裁定（以下简称第47166号裁定）后,现代塑胶公司不服,于法定期限内向一审法院提起行政诉讼。本案开庭审理过程中,现代塑胶公司明确表示仅主张诉争商标的注册损害了现代塑胶公司在先外观设计专利权,违反2001年商标法第三十一条规定的情形。
北京市第一中级人民法院一审认为：
根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》，第三次修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年商标法）已于2014年5月1日起施行,但鉴于本案第47166号裁定的作出日处于2001年商标法施行期间,因此依据《中华人民共和国立法法》第九十三条的规定,本案应适用2001年商标法进行审理。根据各方当事人的诉辩主张,本案的争议焦点在于:诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。判断商标注册是否侵犯在先权利,首先,应当以申请之时是否存在合法有效的在先权利为前提。其次,这种存续状态还必须持续到异议或者争议之中。本案中,现代塑胶公司所主张的在先外观设计专利权为“钢丝螺旋软管(三线条)”产品外观设计,该专利的申请日为2002年9月3日,专用权期限截止于2012年9月3日。虽然在诉争商标申请注册时现代塑胶公司上述外观设计专利权处于有效状态中,但至现代塑胶公司提起本案商标争议申请时,该专利权已过《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）规定的十年有效期限,诉争商标的在先权利障碍已不存在。株式会社东洋克斯提交的“弹力软管(12X18)”、“弹力软管(15X22)”、“弹力软管(19X26)”图形作品的著作权发证日期虽晚于现代塑胶公司主张的在先外观设计专利权申请日,但结合其他产品使用证明、公证认证文件等在案证据,可以佐证株式会社东洋克斯上述三份图形作品著作权证书中记载的内容,即在现代塑胶公司主张的外观设计专利权申请日前,诉争商标标识已经公开发表并经实际使用,在案证据不能证明株式会社东洋克斯申请诉争商标具有抄袭现代塑胶公司外观设计专利的主观恶意,故诉争商标不构成对现代塑胶公司外观设计专利权的侵犯。诉争商标的申请注册并未违反2001年商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。综上,第47166号裁定认定事实清楚,适用法律正确,作出程序合法,现代塑胶公司的诉讼请求不能成立,一审法院不予支持。据此,一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决驳回现代塑胶公司的诉讼请求。商标评审委员会、株式会社东洋克斯服从一审判决。
二审法院审理查明，一审法院查明的事实属实，依法予以确认。
北京市高级人民法院二审认为：
本案应当适用2001年商标法。2001年商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”外观设计专利权是专利法明确规定的合法权利，因此，他人在先享有的外观设计专利权，属于2001年商标法第三十一条规定的在先权利。2013年商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称司法解释）第十八条规定：“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”第三十一条规定：“本规定自2017年3月1日起施行。人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。”虽然该司法解释是针对2013年商标法的适用作出的，但其明确规定在适用2001年商标法时可以参照适用，而且2001年商标法第三十一条的规定与2013年商标法第三十二条的规定完全相同，因此，审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的，则不影响诉争商标的注册。同样地，如果在诉争商标核准注册时，他人依法享有在先权利仍然存在，则应当就诉争商标的注册是否损害该在先权利作出进一步认定。即在诉争商标核准注册时，如果他人主张的在先权利仍然存在，商标评审委员会在商标评审程序中以及法院在后续的行政诉讼程序中，仍然应当对诉争商标的注册是否违反2001年商标法第三十一条或者2013年商标法第三十二条的规定进行实质审查。本案中，诉争商标于2004年2月10日提出注册申请，并于2009年2月21日获准注册。现代塑胶公司主张的名称为“钢丝螺旋软管(三线条)”、专利号为ZL02352585.1的外观设计专利权，申请日为2002年9月3日，授权公告日为2003年4月23日。无论是申请日还是授权公告日，现代塑胶公司享有的外观设计专利权均早于诉争商标的申请日，该外观设计专利权相对于诉争商标而言，属于2001年商标法第三十一条规定的在先权利。虽然根据专利法的规定，外观设计专利权的期限为十年，自申请日起计算，现代塑胶公司就“钢丝螺旋软管(三线条)”外观设计享有专利权的期限自2002年9月3日至2012年9月2日，即在商标评审委员会作出本案第47166号裁定的2014年4月14日，现代塑胶公司对该外观设计享有专利权的期限已经届满，但是，在诉争商标核准注册的2009年2月21日，现代塑胶公司仍然对该外观设计享有专利权。因此，在现代塑胶公司已明确主张诉争商标的注册损害其在先享有的外观设计专利权的情况下，商标评审委员会应当就诉争商标的注册是否损害现代塑胶公司的该外观设计专利权作出实质性认定。本案中，商标评审委员会虽然在第47166号裁定中结合株式会社东洋克斯提交的著作权登记证、产品使用证明、公证认证文件等证据，认为株式会社东洋克斯对相关图形作品申请著作权登记的日期以及实际使用日期均早于现代塑胶公司提交的外观设计专利申请日以及实际使用日期，从而不构成对现代塑胶公司外观设计专用权的侵犯。但是，根据专利法第十一条第二款的规定，“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”，商标评审委员会基于上述证据的审查认定并不充分；同时更重要的是，商标评审委员会仅以现代塑胶公司在先享有的外观设计专利权在第47166号裁定作出时已经届满为由，认定现代塑胶公司不再享有权利，而并未考虑在诉争商标核准注册时仍然存在的该在先权利，并未就诉争商标的注册是否构成对现代塑胶公司该在先外观设计专利权的损害进行实质性的认定，法律适用明显错误。原审判决对此未予纠正亦属不当，一并予以纠正。现代塑胶公司的相关上诉理由成立，对此予以支持。商标评审委员会应当重新作出裁定，就诉争商标是否损害现代塑胶公司在该商标核准注册时仍然享有的外观设计专利权作出认定。在商标评审委员会未就此作出认定前，为保护各方当事人的审级利益，在本案中不再直接作出认定。
综上，一审判决和第47166号裁定法律适用存在明显错误，依法应予纠正。现代塑胶公司的相关上诉理由成立，对其上诉请求予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》八十九条第一款第(二)项之规定，判决如下：一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第7319号行政判决；二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字［2014］第47166号《关于第3907566号图形商标争议裁定书》；三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会就潍坊现代塑胶有限公司针对第3907566号“图形(指定颜色)”商标提出的争议申请重新作出裁定。株式会社东洋克斯申请再审称，（一）诉争商标的申请注册未构成商标法第三十一条所述损害他人现有的在先外观设计专利权的情形。首先，诉争商标标识早在现代塑胶公司的外观设计专利权申请日之前创作完成、公开发表并持续使用，诉争商标的注册申请不存在恶意，其申请注册并未损害现代塑胶公司的在先外观设计专利权。其次，诉争商标的注册和使用未损害现代塑胶公司的外观设计专利权。本案中，现代塑胶公司的外观设计为产品本身的立体形状，诉争商标表现为彩色图形，从普通消费者的一般注意力予以观察，二者在整体视觉效果上差异明显，更不会造成消费者对产品来源的混淆误认，不构成商标法第三十一条所称损害他人在先权利的情形。（二）本案应适用情势变更原则。至商标评审委员会审查之时，现代塑胶公司已经不再享有外观设计专利权，且株式会社东洋克斯的图形作品申请著作权登记的日期以及实际使用日期，均早于现代塑胶公司外观设计专利申请日以及实际使用日期，不构成对涉案外观设计专利权的侵犯。一审判决亦认为现代塑胶公司提起争议申请之时，其外观设计专利权已经超过十年有效期限，诉争商标的在先权利障碍已不存在。且一审判决认为，结合株式会社东洋克斯提交的证据可以证明，诉争商标标识在现代塑胶公司主张的外观设计专利权申请日前已经公开发表并经实际使用，在案证据不能证明诉争商标具有抄袭现代塑胶公司的外观设计专利权的主观恶意。因此，诉争商标不构成对现代塑胶公司外观设计专利权的侵犯。二审判决撤销第47166号裁定的作法，忽视了情势变更原则的优先适用以及实质性解决纠纷的司法导向，造成了司法资源的浪费。综上，株式会社东洋克斯请求本院再审本案，并撤销二审判决。
现代塑胶公司陈述答辩意见称，（一）现代塑胶公司已经针对第37580号无效宣告请求审查决定书（以下简称第37580号决定）提请行政诉讼，故涉案专利并未确定无效。（二）二审法院审理过程中，遗漏了现代塑胶公司关于将ZL02352580.0号外观设计专利作为在先权利基础的主张，应予纠正。综上，二审判决结论正确，现代塑胶公司请求本院驳回株式会社东洋克斯的再审申请。
本院另查明，株式会社东洋克斯于再审审查期间向本院补充提交如下证据材料：
第一组证据包括：1985年12月14日公开发行的《日刊工业新闻》；1985年12月2日公开发行的《橡胶报知新闻》；1985年12月2日公开发行的报纸《橡胶日报》。上述证据均来源于日本国立国会图书馆，株式会社东洋克斯提供了上述证据的公证认证文本，上述证据用以证明诉争商标的红色和蓝色线条设计标识（红上蓝下）已于1986年创作完成，未侵犯现代塑胶公司的在先外观设计专利。
第二组证据包括：公告号为JP3004297、公告日为1994年11月8日的日本实用新型专利文件；公告号为KR0235516、公告日为1999年3月20日的韩国外观设计专利文件；公告号为JP717142、公开日为1987年11月10日的日本外观设计专利文件；申请号为62-22879和62-22880的日本外观设计的审查历史文档。株式会社东洋克斯提供了上述证据的公证认证文本，上述证据用以证明在现代塑胶公司的外观设计专利申请日前，株式会社东洋克斯已经享有在先外观设计专利，诉争商标标识未侵犯现代塑胶公司的在先外观设计专利权。
第三组证据包括：第37580号决定，决定作出日为2018年10月29日，第37580号决定以涉案专利申请日前，株式会社东洋克斯包含与涉案专利外观相近似产品的宣传图册已经处于公开状态，涉案专利违反专利法第二十三条规定为由，宣告涉案专利权全部无效。其中，国家知识产权局专利复审委员会据以宣告无效的证据2.4即株式会社东洋克斯提交的产品宣传册，已经在涉案商标的争议程序及诉讼程序中提交。
现代塑胶公司对上述证据的真实性没有异议。
本院另查明：涉案专利系名称为“钢丝螺旋软管（三线条）”、申请日为2002年9月3日、授权公告日为2003年4月23日的ZL02352585.1号外观设计专利。涉案专利由主视图、后视图、俯视图及右视图表示，简要说明载明：左视图与右视图对称，省略左视图。涉案专利为中空圆柱体软管，管壁为透明材料，管壁中为环绕管壁的螺旋状纤维，在一侧管壁外侧有两条平行的线条，线条之间为半透明。
本院再审理查明，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。
本院再审认为，根据本案已经查明的事实，结合当事人的再审主张及答辩意见，本案的争议焦点问题是诉争商标是否违反了2001年商标法第三十一条的规定。本案中，现代塑胶公司于一审诉讼阶段明确，其主张诉争商标的申请注册损害其在先外观设计专利权。对此本院认为：
首先，关于本案应否优先适用司法解释第二十八条规定。株式会社东洋克斯申请再审称，现代塑胶公司提起争议申请之时，其外观设计专利权已经超过十年有效期限，诉争商标的在先权利障碍已不存在，故本案应当优先适用司法解释第二十八条规定。对此本院认为，司法解释第二十八条规定，人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中，商标评审委员会对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的，人民法院可以依据新的事实撤销商标评审委员会相关裁决，并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。因此，影响商标获准注册、维持有效的事实基础发生变化，是适用前述司法解释规定的前提。但是，这并不意味着，任何事实变化的出现都将导致该规定的无条件援引。对司法解释第二十八条的适用，仍然应当考虑规范本意及个案适用的具体情况。本院注意到，司法解释第十八条同时规定，2013年商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。按照体系解释方法，在探寻某一规范本意时，需要关照不同法条之间，以及法条各款之间的相互关系，以维护规范体系的统一性。因此，当司法解释第二十八条的无效宣告等事由涉及在先权利问题时，当然应同时兼顾司法解释第十八条的规定。本案中，各方当事人无争议的事实是，诉争商标的申请日为2004年2月10日，2009年2月21日经商标局核准注册。涉案专利的保护期限至2012年9月2日止，即于一审诉讼期间权利自然失效。结合司法解释第十八条的规定，在诉争商标的核准注册日即2009年2月21日，涉案专利权的效力仍合法存在，即仍为形式上有效的合法在先权利。虽然涉案专利权于一审诉讼期间自然失效，但权利自然失效不产生自始无效的法律后果，不影响涉案专利在诉争商标的核准注册日，可作为2013年商标法第三十二条（2001年商标法第三十一条）规定的“在先权利”进行评价的资格。因此，株式会社东洋克斯以涉案专利权至一审诉讼阶段已自然失效，应据此认定现代塑胶公司据以主张的在先权利已不存在，从而直接适用司法解释第二十八条规定的主张，与司法解释规定的原意不符，并将导致同一司法解释中不同规定之间的冲突，本院对此不予支持。据此，基于现代塑胶公司的主张，相对于诉争商标的核准注册日，涉案专利权仍可作为在先权利评价的基础。基于此，本院应当对诉争商标是否与涉案专利权产生冲突的问题，作出进一步的审查判断。
其次，诉争商标是否损害他人合法在先权利。本院认为，根据专利法第二条的规定，外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。未经专利权人许可，在相同或者类似产品上将他人享有专利权的外观设计申请注册为商标的，构成对他人专利权的侵害，可以适用商标法第三十一条的规定不予核准注册或予以撤销。根据专利法第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。判断诉争商标是否损害在先外观设计专利权，首先需要审查诉争商标标识与外观设计是否构成相同或相近似。本案中，由授权公告文本可知，涉案专利为一中空圆柱体软管，属于三维形状的外观设计。简要说明中没有关于设计要部的描述。诉争商标为指定颜色的平面图形商标。即本案需要判断的是，平面商标与体现为三维形状的外观设计是否构成相同或近似。通常情况下，当外观设计包含有三维形状的设计要素时，其保护的对象是包含三维形状的产品设计，外观设计也相应表现为三维产品的形式。即在进行相同或者相近似对比时，产品与附着其上的设计要素具有不可割裂的关系。因此，一般情况下，只有将包含该三维形状的设计申请为立体商标时，二者才有可能表现为相同或近似的形式。如果仅仅是将包含三维形状设计要素在内的外观设计图片或照片申请为平面商标，在平面商标缺乏产品载体的情况下，难以认定二者构成相同或相近似的外观设计。具体到本案而言，诉争商标表现为红蓝平行线条搭配的平面图形，涉案专利权请求保护的是三维形状的钢丝螺旋软管，虽然授权公告文本的俯视图中可看到软管上有线条设计，但线条本身与产品紧密结合，且无证据显示线条为涉案专利的设计要部。故以产品形式表现的涉案专利与以平面形式表现的诉争商标相比，整体视觉效果差异明显，不构成相同或相近似的外观设计。据此，株式会社东洋克斯关于诉争商标未损害涉案外观设计专利权的再审主张成立，本院予以支持。第47166号裁定、一审判决在理由阐释上虽有不妥，但认定诉争商标未构成损害他人在先权利一节的结论是正确的，为实现对本案纠纷的实质性解决及对当事人及时有效的法律救济，本院在对一审判决认定不当之处予以纠正的基础上，对第47166号裁定、一审判决的结论予以维持。
现代塑胶公司于再审申请程序中还称，其在本案中主张在先权利的基础除涉案外观设计专利权外，尚有名称为“纤维增强耐压管（红白蓝三条线）”、申请号为ZL02352580.0号外观设计专利申请，二审判决遗漏了上述在先权利基础。经本院核实，在第47166号裁定中并未记载现代塑胶公司将上述专利明确为本案的在先权利基础，现代塑胶公司也未提交足以佐证其前述主张的相关证据。即使现代塑胶公司于二审阶段将其作为新的权利主张或证据提出，因已经超出了本案具体行政行为审查的范围，二审法院亦不应当予以审查。故现代塑胶公司称二审法院遗漏审查权利基础的主张缺乏事实与法律依据，本院不予支持。
综上所述，二审判决应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、第八十九条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条的规定，判决如下：
一、撤销北京市高级人民法院（2016）京行终5225号行政判决；
二、维持北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第7319号行政判决。
一审案件受理费100元，二审案件受理费100元，均由潍坊现代塑胶有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 佟 姝
审判员 毛立华
审判员 吴 蓉
二〇二〇年六月三十日
法官助理张博
书记员刘方方
诉争商标（3907566）
ZL02352585.1外观设计专利
